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Q.

実用新案と特許との違いと、その出願から登録にいたるまでの流れを説明して下さい。

Q.

自分で工夫したスプーンを販売していますが売れ行きが好調なので、権利化したいと思います。特許・実用新案・意匠、どれで出願したらよいですか？

Q.

特許と実用新案の違いは？

Q.

技術評価制度とは？

Q.

実用新案制度は何のためにあるのですか？特許制度のみではだめなのですか？

Q.

実用新案制度はなぜ無審査主義を採用しているのですか？

Q.

自社の実用新案権を侵害している商品を発見しました。権利行使する際に注意すべきことは？

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Q.実用新案と特許との違いと、その出願から登録にいたるまでの流れを説明して下さい。

A.

保護の対象
出願書類が特許庁に提出されると、それが特許法などで定める手続的・形式的要件を満たしているか審査され、所定の要件にしたがっていない手続については手続の補正が命じられ、また、却下処分がなされることがあります。

出願公開
実用新案法は「物品の形状、構造または組合せに係る考案」を保護の対象としています。そして「考案とは自然法則を利用した技術的思想をいう」と規定しています。特許法の発明とは異なり、考案には、技術的思想の「高度性」が要求されていません。実用新案法が「小発明」保護制度であるといわれる所以です。
また、考案は「物品の形状、構造または組合せに係る」ものに限定されるので、方法や材料などは保護の対象になりません。

逆に、審判請求に理由があり、拒絶理由を発見できない場合には、先の拒絶査定を取り消して特許をすべき旨の特許審決が出されます。

考案が実用新案登録を受ける要件は、特許要件と基本的に同じです。
ただし、特許法では当業者が既存の技術から「容易」に発明できたときには進歩性がないとされますが、実用新案法では「きわめて容易に」考案できたときに進歩性がないとされます。ですから実用新案法では、特許法よりも、要求される進歩性の程度が低くなっています。

出願は、願書に明細書、図面および要約書を添付して特許庁長官に提出して行ないます。特許出願と異なり物品の形態を問題とするので、図面は必ず添付します。
出願については、早期に権利を付与するため１９９３年の法改正で、出願書類が法定の形式的・手続的要件を満たしているかの方式審査と基礎的要件の審査がされるだけで、実体審査がされずに登録されることになりました（無審査主義）。
したがって、前述した登録要件は、実際には、登録後に争いになった場合に無効審判で判断される登録無効理由として機能します。

権利の存続期間
実用新案権は登録により発生し、その存続期間は、従来、出願から６年とされてきました。しかし、特許権の存続期間（出願から原則２０年）に比べ、あまりにも短期間となっていることが、近時、特許出願件数が増大する一方で、実用新案登録出願件数が減少している１つの要因として考えられたため、２００４年の法改正により、実用新案権の存続期間が出願から１０年に延長されました。

実用新案権は、登録実用新案を業として実施する排他的独占権であり、侵害者に対して、差止請求、損害賠償請求などの権利行使ができるものです。
しかし実体審査をへず登録されるので、本来登録されるべきでないものまで登録されることがあります。
そこで実用新案法は、実用新案権者が権利行使をするには、相手方に対して、実用新案技術評価書を提示して警告しなければならないとしています。実用新案権者に適切な権利行使をさせ、相手方には客観的な判断資料を提供し、無用の紛争を防ぐ趣旨です。
実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性について、特許庁の評価を記載した書面です。誰でも特許庁長官に評価書を請求できます。
評価の対象は、新規性・進歩性・先後願、拡大された先願の地位です。他の登録要件については評価の対象となっていないので、権利行使にあたっては注意義務を尽くす必要があります。
警告後に実用新案登録が無効とされた場合は、権利行使をした者は相手方に生じた損害を賠償しなければなりせまん。ただし、評価書で有効と評価を受けていたにもかかわらず無効となった場合、その他相当の注意義務を尽くしていた場合には免責されます。

実用新案制度の魅力向上策　実用新案出願件数が激減している現状を踏まえ、前述した権利存続期間の延長のほか、実用新案権の設定登録後の実用新案登録に基づく特許出願を一定期間に限り可能とし、その特許出願は基礎とされた実用新案登録出願のときになされたものとみなす制度を導入するなどの法改正が２００４年になされました。

Q.自分で工夫したスプーンを販売していますが売れ行きが好調なので、権利化したいと思います。特許・実用新案・意匠、どれで出願したらよいですか？

A.

すでに販売しているものは、特許出願しても権利を得ることはできません。実用新案は無審査なので権利を得ることはできますが、有効に使えない権利です。

一方、意匠では、販売開始日から６ヶ月以内に出願し、証明書面提出等の一定の手続を行えば、自分の販売行為によっては新規性が否定されないという制度（「新規性喪失の例外」といいます）を活用することができます。
但し、販売開始日から６ヶ月以内であっても、できるだけ早く意匠出願することをお勧めします。この制度を利用できるのは、自ら公知にした意匠の意匠登録出願のみ、つまり、自分の出願より前に他人が公知にした意匠があれば、その意匠によって新規性（及び創作非容易性）がないと判断される可能性があるからです。

Q.特許と実用新案の違いは？

A.

特許出願と実用新案登録出願にはそれぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

特許
メリット　：権利期間が長い、強力な権利
デメリット：権利成立まで時間がかかる。権利不成立の可能性もあり
実用新案
メリット　：無審査なので、数ヶ月で必ず権利が成立
デメリット：権利行使が困難な場合も。権利期間短く、弱い権利

以上の点を考慮すると、一般的には、

1. 権利を積極的に活用したい場合（自社製品を強力に保護したい、被疑侵害者には警告書、損害賠償請求も積極的に行う方針）は、特許出願
2. ライフサイクルの短い製品について、単に権利という肩書きが早くほしい場合は、実用新案登録出願

がよいと言われています。

Q.技術評価制度とは？

A.

実用新案登録出願は無審査登録される（審査を経ることなく登録される）ことから、その権利を行使する場合は、まず相手方に実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を審査官が行い、請求した者に通知するものです。

Q.実用新案制度は何のためにあるのですか？特許制度のみではだめなのですか？

A.

すべての発明を特許制度で保護するとすれば，特許発明の水準が低下してしまいます。しかし、特許制度では保護されない小発明を保護しないままでは、創作意欲が低下し、創作活動が沈滞します。従って、特許発明の水準をある程度高く維持しながら同時に創作意欲の滅退を防ぐために、特許制度を補完する実用新案登録制度の存在意義があります。
二つの制度を併存させることで、大企業で行われやすい大発明のほか、中小企業で行われやすい小発明にも保護を与えることができ、産業全体の発達を図ることができます。
また、ハイテク技術の実用性や品質を支えるのは、既存の物品やローテク技術の完成度の高さであることが多いため、ここにも制度併存の意義があります。

Q.実用新案制度はなぜ無審査主義を採用しているのですか？

A.

簡易な手続で早期に保護を与えるためです。ライフサイクルの短い製品について早期権利保護を図る観点から、書類など形式的な面をクリアすれば権利が与えられます。出願してから４ヶ月程で権利が成立します。

Q.自社の実用新案権を侵害している商品を発見しました。権利行使する際に注意すべきことは？

A.

実用新案権は、無審査主義です。しかし、実用新案権者が自己の権利を行使し、差止請求などを行う場合には、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできません（実用新案法第２９条の２）。
権利の有効性について、実用新案技術評価書などを十分に吟味せずに権利を行使し、又はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます（実用新案法第２９条の３）。